上海商业秘密律师网一、案件来源
上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第162号、上海市高级人民法院（2005）沪高民三（知）终字第15号判决书。
二、案件要旨
商业秘密权利人若打算以和解方式解决商业秘密侵权纠纷，应注意收集侵权人实施了侵权行为的证据，并以法律法规为依据，分析若进行诉讼获得胜诉的可能性，以及法院会支持的赔偿数额的范围等情况，最后制定出可行的若干套方案，做好与侵权人谈判前的准备。
三、基本案情
1999年4月至5月，被告谢某应聘至原告威华公司担任业务员。2002年12月1日，谢某签收了《威华公司业务员从业守则》，该守则中规定：公司所有从业人员须作好自有客户的保密工作，不向其它业务员透露，并不得私下搜集其他业务员客户资料；所有业务人员应作好本公司各项生产及单价等信息的保密工作，不向公司内无关人员泄露；客户资源的所有权归公司所有，业务员无论在职与否都不得任意将客户资源私自处理；业务人员须忠于所从业公司，不得为它厂兼职相关或不相关业务等。12月25日，威华公司与谢某又签订《协议书》，约定：谢某两年内不得以任何借口及理由经营本公司发生往来的客户（2002年12月25日之前的公司现有的客户）；永远不做损害本公司声誉的行动；不准外泄本公司的客户资料给个人及其它公司等。同日，谢某从威华公司处离职。
2002年9月，被告浩立公司成立。谢某为浩立公司投资人之一，并担任执行董事和总经理。公司的经营范围为生产加工塑料制品、电子配件。而威华公司的经营范围为生产、销售PVC吸塑。
后威华公司以谢某、浩立公司侵犯其商业秘密为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼。为证明其拥有商业秘密客户名单，威华公司根据2002年12月25日前增值税专用发票上购货单位名称整理出客户单位227家，作为其主张客户名单的保护客体。
法院根据威华公司申请对浩立公司证据保全时，将威华公司的客户单位与浩立公司经销的客户对比，有7家公司相同。据威华公司统计，其对上述7家客户中的6家（不包括销售额增加的1家）2003年度销售额与2002年度销售额比较，减少了709704.68元。
经查明，上述与威华公司相同的7家客户中，有5家单位出具情况说明或证明，证明其是基于自身要求或对谢某的熟悉程度而建立业务关系的。其中4家单位的交易记录证明浩立公司在威华公司与谢某签订有关协议前已经建立了业务关系。
四、法院审理
上海市第二中级人民法院经审理认为：只有权利人经过相当的努力，形成了在一定期间内相对固定的且具有独特交易习惯等内容的客户名单，才可获得商业秘密保护。受法律保护的客户名单应当具备商业秘密的基本要件，即秘密性、新颖性、价值性和实用性。其中的新颖性，是指该客户名单不易于取得，需要付出一定努力才能得到，并不为同行所知悉。威华公司现仅提供要求保护的客户名称及与该客户发生交易的增值税发票，尚不足证明威华公司的客户名单具有新颖性。同时威华公司的客户名单又不具有受法律保护的客户名单所要求的最低程度的信息量。故根据现有证据，威华公司主张其客户名单属于其商业秘密并要求保护的请求，难以支持。威华公司与谢某在相关协议上约定谢某不得与威华公司客户接触，但不能因此免除威华公司对其主张保护的权利的举证义务。如果威华公司认为谢某违反相关协议约定，因属违约纠纷，可以另行解决。据此，上海市二中院判决：威华公司的诉讼请求不予支持。案件受理费、保全费由威华公司负担。
判决后，威华公司不服，向上海市高院提起上诉。其上诉理由为: 原审判决适用法律不当。客户名单是否必须具有原审判决所称的“新颖性”，法律并无规定。原审判决认为客户名单的“新颖性”是指“该客户名单中的相关信息不易于取得，需要付出一定的努力才能得到，并不为同行所知悉”。该定义与专利法中关于新颖性的定义并不一致。据此，请求二审法院撤销原判，依法改判。
针对威华公司的上诉，上海市高院认为：作为经营信息的客户名单要作为商业秘密受法律保护，必须符合法律对商业秘密的界定。即使威华公司主张的客户名单为其商业秘密能够成立，由于谢某是在2002年12月1日才签署了《威华公司业务员从业守则》，故其在2002年12月1日后才开始对威华公司的客户名单商业秘密承担保密义务，但在其承担保密义务前，浩立公司已和与威华公司相同的7家客户中的4家单位发生过交易，故不存在谢某违反其对威华公司所承担的保密义务，将该4家单位客户名单披露给浩立公司的可能性；而对于谢某承担保密义务前没有交易记录的另外3家单位，由于是该3家单位主动与浩立公司进行交易，而非浩立公司利用谢某披露的客户名单主动与该3家单位进行交易，故针对该3家单位主张商业秘密侵权亦不能成立。因此，无论原审判决关于客户名单“新颖性”及客户名单受法律保护最低程度信息量的理解是否恰当，威华公司的上诉请求均不能成立。
至于威华公司与谢某签订的《协议书》中约定谢某两年内不得以任何借口及理由经营与威华公司发生过往来的客户，属于竞业禁止约定。该竞业禁止约定是否合法有效，谢某是否违反了该约定，不属于本案审理的范围，故原审判决的相应处理并无不当。
综上所述，上海市高院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。
五、律师点评
本案又是一起员工“跳槽”，原单位以员工泄露商业秘密为由提起的诉讼。实质上，以民事、刑事诉讼或采取行政途径解决商业秘密纠纷，都有可能在公力介入的过程中导致商业秘密的进一步扩散，而商业秘密一经扩散，其为权利人创造的价值锐减不说，更有甚者是彻底的失去秘密性，丧失作为商业秘密的资格。因此，在发生商业秘密侵权纠纷时，当事人可以考虑采取和解方式解决相关问题，将商业秘密的扩散限制在最小范围内。
那么，如果商业秘密权利人打算以和解方式解决商业秘密纠纷，应做好哪些准备工作呢？
首先，权利人应当按照诉讼的要求，通过各种渠道充分的收集侵权人实施了侵权行为的证据。在此期间，权利人应特别注意做好保密工作，以便收集到更为完整的证据，并防止打草惊蛇，导致侵权人采取手段隐匿、销毁证据。
其次，权利人应根据手头的证据，并以法律法规为依据，充分分析若进行诉讼获得胜诉的可能性，以及法院会支持的赔偿数额的范围等情况。同时，当事人还应对侵权人的资产、信誉等情况进行调查，从而了解和解成功的可能性及侵权人进行经济赔偿的能力。
最后，在了解上述情况后，商业秘密权利人应在律师的帮助下，分析利弊并可制定出可行的若干套方案，做好与侵权人谈判前的准备。同时，在权利人向对方公开提出和解之前，必须做好提起民事、刑事诉讼或以仲裁、行政等方式解决纠纷的准备。若是在证据未收集完备，或是对于对方的资信等未予完全了解前就贸然的提出和解，极有可能导致对方隐匿、销毁证据或采取转移资产等手段，给权利人的利益造成损害。
而作为被控侵权方，在“权利人”提起和解时，也应根据双方手中掌握的证据的情况，分析自己所实施的行为的性质，是否真的存在侵权行为以及可能要承担的法律责任等情况，决定是否接受和解的处理方式。