上海商业秘密律师网
尊敬的各位嘉宾，大家下午好！
非常高兴有机会就商业秘密民事诉讼中存在的一些疑难问题，跟大家做一个交流和探讨，也希望能够通过这次会议，能使司法实践中遇到的一些问题能得到更好的解决。
一、销售侵害他人商业秘密产品行为的认定
在瑞光公司诉平某、富田公司、富州公司【（2017）沪73民初269号】案例当中，原告主张三被告侵犯了它的商业秘密，其中被告一平某实施了披露行为，被告二使用商业秘密生产产品，被告三销售相关产品。截至原告起诉时，商业秘密侵权行为已经停止，原告主要要求三被告承担赔偿责任，对于被告一和被告二承担赔偿责任不存在争议，案件的争议问题是被告三销售侵权产品是不是应当承担赔偿责任？对于该争议，该案是参照专利法的规定，按照主观过错来判断，认为技术秘密是为不为公众所知悉的信息，富州公司作为产品的销售商，通常并无专业能力判断所销售的产品侵害他人的商业秘密。根据原告所提供的现有证据，尚不足以证明富州公司明知或应知其销售的产品侵害瑞光公司商业秘密，仍然予销售和使用。故驳回了原告的相关诉请。
2018年10月《商业秘密司法解释》（征求意见稿第一稿）第13条第2款规定：“第三人明知或应知被诉侵权产品属于侵犯技术秘密行为直接获得的产品，仍然销售、许诺销售该产品的，人民法院可以判决其停止实施销售、许诺销售行为，并承担侵权赔偿责任。”此条规定也有相关的案例进行支撑，例如【（2003）沪二中民五（知）初字第207号】判决指出在明知侵权人非法使用他人商业秘密生产侵权产品的情况下，仍销售侵权产品的行为，构成商业秘密共同侵权，应承担帮助侵权的民事责任。但《商业秘密司法解释》公开征求意见稿及最终文本未保留上述规定。考虑到销售是一个独立的侵权行为，司法解释能不能做出相关规定，存在一定的争议。
针对销售侵犯商业秘密产品的行为是否构成商业秘密侵权，最高院在2007年四维公司等诉艾利丹尼森公司等案件中提出：“根据反不正当竞争法第十条的规定，销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品并不属于该法所列明的侵犯商业秘密的行为，被告被控销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品的行为不是反不正当竞争法规定的侵犯商业秘密的行为。”
事实上，销售侵权产品是否需要认定为侵权行为的问题，不仅存在于销售侵害商业秘密的产品案件中，也普遍发现于销售侵犯有一定影响力的包装装潢的产品案例里。对此，2015年最高法院在帕弗洛公司诉燕新华案例中，指出反不正当竞争法规定中的“使用”行为应指直接使用行为，也就是生产商的生产、制造以及销售被控侵权产品行为，而不包括仅仅作为被控侵权产品销售商的销售行为。
目前实践中对于销售侵害商业秘密产品是否构成侵权的认定问题，大致有三种观点。第一种观点认为销售侵害商业秘密的产品不构成侵权，因为《反不正当竞争法》没规定销售行为属于侵权行为。第二种观点认为销售行为构成侵权，但是适用《侵权责任法》。第三种观点认为，销售行为构成侵权但是要适用反不正当竞争法的一般条款。从司法实践的角度来看，可能更倾向于认定销售行为构成侵权。认定侵权在逻辑上更为自洽，比如说在一个案件当中，如果判决生产商侵权而销售商不侵权，会导致产品的销售商可以继续销售侵权产品，被侵权者很难接受这样的判决结果。至于在法律适用上，可以适用侵权责任法，将销售行为认定为帮助侵权行为；商业秘密是一种权益，侵权责任法保护商业秘密这种权益。
二、终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为的认定
终端用户使用侵害他人商业秘密产品的行为在认定上有一定的分歧，目前主要存在三种观点。比如，在天祥·健台公司诉东富龙公司、周某、明兴公司等［（2019）沪民终129号］一案中，一审法院的观点非常清楚，认为购买侵权产品的终端用户，不论侵权产品使用人主观上是否知道该产品涉嫌侵权，不构成《反不正当竞争法》意义上的使用。法院的理由在于经营者购买侵害商业秘密产品进行使用的行为，由于此时侵权产品已经退出市场流通，不再属于反不正当竞争法调整的范畴。而第二种观点则认为，终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为的认定要考虑终端用户的主观过错及利益平衡。比如大成软件诉青岛公用设计院一案中，北京法院就从三个层面来考虑使用侵害商业秘密产品的行为是不是构成侵权，1.从使用主体方面来讲，使用主体是不是善意的；2.从主观意图方面来讲，使用主体在交易过程中是否尽到了合理注意义务；3.从后续影响方面来讲，继续使用侵权产品不会影响原告公司的预期利益。第三种观点则将使用行为认定为侵权行为。华某、瑜纲公司等侵害商业秘密罪案中，陕西法院认为使用分切机和商业秘密造成特别严重的损失后果，应当以侵犯商业秘密罪论处，使用被控侵权产品的过程就是侵犯商业秘密的过程。本人认为陕西法院的认定力度是很大的，在民事上面还很有争议的、尚未有明确结论的行为，在刑事案件里面已经把它认为是一种犯罪了。
那么对终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为的认定问题可以从以下几个方面进行考量。首先从立法论上来看，使用行为不属于生产和销售环节，已经离开了市场流通领域，而进入消费领域，那么某种知识产权的权利人是否可以控制消费领域？法律明确规定可以控制终端用户使用产品的权利包括发明、实用新型专利权，以及计算机软件著作权。法律未明确规定可以控制终端用户使用产品的权利包括商标权、除计算机软件外其他作品、商业秘密。法律上针对哪些权利可以控制终端用户，哪些不能控制终端用户作出了区分。从表象上来看，法律规定可以控制终端用户的权利都是功能性的知识产权，如保护功能的发明，实用新型和软件等。而不能控制终端用户的，一般是非功能性的知识产权。这里面是否暗含了立法者的一种考量，即针对功能性的知识产权，给予其更长的保护链条，可以延伸到用户使用的范畴。
其次，从解释论上来讲，本人更倾向于上海法院的观点，即消费者的使用行为不构成侵权。一是从现在的法条来看，使用行为很难扩张解释到终端用户的使用行为，如果司法判决认定需要终端用户承担使用侵害商业秘密产品的侵权责任的，在法方法上是一种法律拟制，而拟制是立法技术而非司法技术。二是从预期后果来讲，如果要让终端用户承担侵权责任，终端用户需要负很大的注意义务，并且需要就用户的责任承担进行一套制度上的设计。例如专利侵权认定中要考虑是不是商业性的使用，要考虑使用者的主观过错，购买的时候是否尽到了合理的注意义务，是否支付了合理的对价等，这是一系列的制度设计。因此，本人认为在现有的法律框架下，不适合将侵害商业秘密的行为扩张到终端用户。
三、信赖抗辩的范围界定及审查
1.个人信赖范围的界定
从司法解释的立法旨意来看，信赖抗辩是针对医生、律师等专业技术人员，基于专业上的信赖而做的主动交易进行的一种抗辩，新旧司法解释在该规定上未发生较大变化。在实践中，针对律师、医生、会计师等专业技术人员，抗辩案件较少，大部分提出个人信赖抗辩的是公司一般的销售人员或者经理之类。这些人员没有过强的专业技能，那么他们所做的抗辩是否满足信赖抗辩条款的规定？
信赖利益条款应当理解为属于一个主动交易的抗辩，案外人与被告所作的交易实际上不限于对其专业上的信赖，也有可能是对人格的信赖、其他各个方面的信任。交易属于一个商业行为，双方基于许多商业上的考虑而作出的主动交易，也是可以满足信赖抗辩的要求。
2.主动交易抗辩的证明方式
实践中被告主要的证明方式有两种。一种是案外人出具声明，声明自己是主动和被告进行交易的，；一种是出庭作证，案外人出庭作证证明自己是怎么和被告达成交易的。
3.自愿选择的司法认定
司法上如何认定自愿选择有两种观点。一种观点是形式审查，一种观点是实质审查，形式审查认为只要案外人出具声明，证明自己同被告是主动交易即可，真实情况如何其实反而很难审查。实质审查坚持明确交易链条，基于何种原因发生交易。本人更倾向于自愿选择的司法认定需要做实质审查。世景公司诉张某、帝瓦公司案件中，被告张某作了主动交易的抗辩，是案外人劲光主动找到他进行交易，劲光的法定代表人也出具了《情况说明》，表明经由业内朋友介绍，知悉帝瓦公司也在经营我司需求的原料，故由我公司采购部与其联系了解相关供货状况，之后自愿与其开展业务。但在法庭通知后，劲光公司的法定代表人未到庭作证，在没有其他证据佐证的情况下，仅凭该说明并不足以证明系客户自愿选择交易。在后续的很多案件当中，对于出具情况说明的案外人，我们都要求其到庭作证，否则《情况说明》如果没有其他证据佐证的话，一般都不认可。
四、侵害商业秘密案件行为保全要件把握
有关商业秘密案件行为保全要件的把握是一个程序上的问题。新司法解释也对该问题做了一个规定。尽管已经发布了知识产权行为保全司法解释，但新司法解释中的条款仍然具有一定作用。
首先，行为保全司法解释中关于侵害商业秘密案件行为保全的第一个要件在最初的征求意见稿中，要求申请人在本案中要考察其胜诉可能性，在最终的文本里面，把胜诉可能性改成了具有事实基础和法律依据。
这种文字上的改动体现了一种胜诉可能性的认定标准的变化。比较法上，关于行为保全的启动要件有“胜诉可能性”标准与“严肃的问题”的标准之分，“严肃的问题”的标准强调在考虑是否给予行为保全时，不需要过分考量申请人的是不是具有很高的胜诉可能性，而是需要考虑原告是不是提出了一个严肃的问题，如果是一个严肃的问题，那就可以考虑可以启动行为保全了。行为保全司法解释虽然将“胜诉可能性”修改为“具有事实基础和法律依据”，但在该规定其他条款里面提到，行为保全的认定中需要人民法院审查判断申请人请求保护的知识产权效力是否稳定，综合考量所涉权利的类型或者属性，所涉权利是否经过实质审查。同时，《<最高院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定>的理解与适用》中规定：“司法实践中判断申请人的请求是否具有事实基础和法律依据，主要还是判断申请人的请求是否具有胜诉可能性……适用《行为保全规定》审查行为保全申请时，对于胜诉可能性的程度把握达到优势可能性即可。”
那么在商业秘密的行为保全案件当中，到底需不需要考虑案件的胜诉可能性？如果需要要考虑胜诉可能性，那么如何结合行为保全司法解释第8条进行判断？商业秘密是没有经过实质审查的，严格根据第8条，任何商业秘密的案件似乎都不能启动行为保全了。我们在一些案件也就该问题作出了探索。例如在礼来公司诉王某的案件当中，被告王某认为原告主张的部分商业秘密不具有价值性和秘密性，法院在考虑是否启动行为保全时，认为从利益平衡的角度，在申请人已经提供初步证据，但涉案文件商业秘密属性难以确定的情况下，责令被申请人不得披露、使用或者允许他人使用该文件，对于保证判决的执行仍具有重要意义，当然还要考虑其他的要素。
这是因为如果说在行为保全阶段要求比较高的胜诉可能性，原告所面临的风险是很大的，因为被告一旦把这些信息披露了，无论这些信息是否属于商业秘密，一旦被公开均不可能再具有商业秘密的属性，信息的价值将荡然无存。这也是商业秘密案件和一般的专利案件在行为保全的时候一个巨大差异。因为专利本身是公开的，是否启动行为保全在利益上的衡量和商业秘密是完全不一样的。所以新商业秘密司法解释第15条里未提到申诉可能性或者其他的保全要件，对于商业秘密行为保全的启动，有非常重要的意义。